Las marcas son creaciones imaginativas que no se adaptan bien a la búsqueda informática convencional.
Confiar a la vigilancia convencional la búsqueda informática de parecidos entre marcas que solicitan su registro y marcas ya registradas se enfrenta al riesgo de tropezar en la práctica con denominaciones creativas que no se someten a las normas de la búsqueda informática convencional. Se actúa efectivamente con una búsqueda informática falta de referencias comparativas tipificadas, con el resultado adverso de no hallarse en muchos casos las pertinentes coincidencias (matches) y consecuentemente la marca anterior pierde la ocasión de oponerse por no haber sido detectada, con el resultado de concederse la marca solicitada a pesar de implicar un riesgo de confusión no advertido.
Pongamos, por ejemplo, la marca solicitada DULCIBON y la anteriormente registrada SWEETCHOC
Y es que la vigilancia convencional parte de la constitución fonética de la marca solicitada para buscar informáticamente marcas anteriores de fonética idéntica o similar, y encuentra sí identidades y similitudes fonéticas, pero lo que no encuentra son parecidos conceptuales, traducidos o no a un idioma comercial. Pongamos, por ejemplo, la marca solicitada DULCIBON y la anteriormente registrada SWEETCHOC. Son conceptualmente idénticas ya que DULCI (dulce en español) equivale a SWEET en inglés y BON (bombón en español) equivale a CHOC (chocolate que es como se denomina bombón en inglés), pero ningún programa informático convencional encontraría esta identidad conceptual, ya que faltan las referencias comparativas convencionales DULCE, BOMBÓN y CHOCOLATE sustituidas por las creativas DULCI, BON y CHOC que no figuran en los diccionarios. Para corregir este defecto hay que pronosticar específicamente la opción comparativa DULCIBON en el listado previo de posibles parecidos de la marca vigilada SWEETCHOC. Pero también hay que realizar la búsqueda informática en sentido contrario, y partiendo de la marca vigilada, en el ejemplo SWEETCHOC, buscar informáticamente tanto analogías fonéticas como conceptuales en las marcas solicitadas, entre las que se encuentra la del ejemplo DULCIBON.
La OEPM avisa a efectos informativos y según sus disponibilidades técnicas
En efecto, como la propia Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) reconoce en su Manual Informativo para los Solicitantes de Marcas publicado por su Servicio de Información, diciembre de 2021 en su portal web, dirigiéndose a los propietarios de marcas: “Si Vd. tiene solicitada o registrada en la OEPM una marca o un nombre comercial debe tener en cuenta que este Organismo le comunicará, a efectos meramente informativos, la publicación de toda solicitud de registro de marca o nombre comercial posterior que pudiera afectar a sus derechos, que hubiera sido detectada como consecuencia de una búsqueda informática realizada de acuerdo con las disponibilidades técnicas y materiales de la OEPM”.
Pero ni la referida comunicación es vinculante, sino sólo a efectos meramente informativos, ni las mencionadas disponibilidades técnicas y materiales llegan a erradicar en su totalidad el riesgo de confusión en esa búsqueda informática claramente insuficiente en lo que respecta a analogías conceptuales.
Tampoco se le puede pedir responsabilidad civil a la OEPM porque avisa de esos presuntos derechos anteriores sólo a efectos meramente informativos, ni tampoco el propietario puede contratar con la Administración la defensa del riesgo de confusión de su marca, al ser ésta un bien privado. En consecuencia, el propietario de una marca registrada se encuentra francamente indefenso en relación con el riesgo de confusión. De ahí que sea más razonable que la búsqueda informática se encargue a un Agente de la Propiedad Industrial o a un representante que asegure la defensa del riesgo de confusión, a ser posible, por contrato. Pero esa búsqueda de derechos anteriores en el caso de las marcas es, como hemos visto, sumamente difícil y en muchos casos imposible si se realiza por un método de búsqueda convencional. Habría que recurrir a la vigilancia específica © de marcas que, partiendo de opciones comparativas pronosticadas de antemano para cada una de las marcas vigiladas, busca coincidencias (matches) en su cruce informático con las marcas solicitadas, inversamente a como lo hace la vigilancia convencional. Los derechos de autor de esta vigilancia específica © los explota en exclusiva Heda Patentes y Marcas, S.L., véase para más amplia información la web www.brandwatching.es
Si el propietario de la marca anterior no formula oposición la marca solicitada parecida posterior no se deniega
Porque, continúa reconociendo la OEPM, dirigiéndose siempre a los propietarios de marcas registradas, “Si Vd. no formula oposición, la OEPM no podrá (por disponerlo así la vigente Ley de Marcas) denegar de oficio la nueva solicitud presentada en base a la preexistencia de su derecho anterior”, con lo que queda sobradamente aclarado que si no media oposición basada en un derecho anterior no se deniega la solicitud. Pero como se desprende del análisis precedente, tan sólo podrá pronosticar un riesgo de confusión realmente quien lleve a cabo una búsqueda informática específica ©, no convencional, que prediga todos los aspectos comparables posibles tanto fonéticos como conceptuales traducidos o no, muchos de ellos teniéndose que insertar a mano al tratarse de denominaciones imaginadas, no válidas para su comparación convencional.
La vigilancia de las marcas es un deber de sus propietarios
La OEPM reconoce por último en este mismo manual para solicitantes de marcas que “Este aviso está concebido por la Ley con la única finalidad de ayudar a los interesados en la localización de nuevas solicitudes presuntamente incompatibles con derechos anteriores solicitados o registrados. La existencia de este aviso no constituye un presupuesto previo que condicione la formulación de oposiciones por los interesados, ni su inexistencia les exime del deber de vigilancia que por sí mismos tengan que desarrollar para la defensa de sus derechos.”
De esto último se desprende con nitidez que la vigilancia de las marcas es un deber que corresponde desarrollar a los propietarios, nunca a la Administración que no es competente para la defensa de derechos privados. Por ello, planteamos la cuestión de si merece la pena solicitar una marca directamente ante la Administración cuando ésta no puede asegurar enteramente la detección de un derecho anterior que pueda motivar su denegación. Podríamos decir que la Administración actúa simplemente como anotadora de marcas solicitadas, antes que como registradora de marcas exentas de riesgos de confusión con derechos anteriores cuya existencia ni ha podido detectar ni puede defender. Tampoco el propietario de una marca anterior puede quedar satisfecho con que se le “ayude” a detectar parcialmente marcas posteriores que afecten a sus derechos prioritarios, detectadas por medios informáticos insuficientes, sino que lo que de verdad quiere es detectar sin sombra de duda toda marca solicitada posteriormente que implique un riesgo de confusión con la suya, para oponerse en tiempo y forma antes que se produzcan daños y perjuicios.
Heda Patentes y Marcas, S.L. explota en exclusiva los derechos de autor del programa de vigilancia específica de marcas
Frente a ello, el sistema de vigilancia específica © cuyo Copyright explota en exclusiva Heda Patentes y Marcas, S.L. elabora previamente un plan para cada marca vigilada en el que están presentes todas las opciones comparativas posibles, algunas insertadas a mano tratándose de denominaciones creativas, imaginadas, y lo cruza informáticamente con las solicitudes de marcas que se publican diariamente en los boletines nacional, comunitario e internacional. Con ello se da cabal cumplimiento al deber de vigilancia que por sí mismos han de desarrollar los propios interesados para defenderla de cualquier riesgo de confusión. Para llevar a cabo esta vigilancia específica © Heda contrata con el interesado la realización del cruce informático diario del listado previamente confeccionado y revisado por las partes contratantes con las solicitudes de marcas publicadas en los boletines.
ALVARO HERRERA DÁVILA
Agente Oficial de la Propiedad Industrial
Heda Patentes y Marcas, S.L.
Silva, 2 – 1º 1
28013 MADRID
91 521 03 18 y 607 628 949
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