Un ejemplo de cómo la Administración estatal se arroga el protagonismo de la iniciativa privada

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) admite a trámite la solicitud de la marca registrada simplemente con que el solicitante rellene un sencillo formulario en su portal web. Con ello cumple el precepto legal por el que se admite que pueda ser también el propio interesado quien solicite la marca. Pero la marca es un bien privado y en caso de preexistir una marca anterior que contenga un riesgo de confusión con una marca posterior no puede la OEPM denegar su registro si aquélla no interpone oposición. Y es que la Administración Pública no puede abogar en defensa de un derecho privado.

Pero el solicitante de una marca directamente ante la OEPM entiende que está en el sitio seguro para su registro, que su marca así solicitada será concedida sin riesgo alguno. Y no, paradójicamente se concede en muchos casos aun existiendo un riesgo de confusión, si la marca anterior afectada - muchas veces por no haberse enterado - no interpone como hemos dicho oposición. Y a pesar de que la OEPM realiza una búsqueda informática con los medios de que dispone avisando si encuentra algo, lo hace sólo a título meramente informativo y con los medios de que dispone, no siendo estos los apropiados para hallar aspectos comparativos complejos entre las creaciones imaginativas que son las marcas registradas. Estos aspectos comparativos son en muchos casos parciales (piénsese en las marcas DULCIMEL, CONFITMEL, DULCIBON, SWEETCHOC (bombón es chocolate en inglés), por ser las marcas creaciones imaginativas que no se someten en la mayoría de los casos a las normas convencionales de la comparación informática (en los ejemplos ni DULCI ni MEL ni CONFIT ni BON ni CHOC están presentes en los diccionarios, aunque sí albergan los conceptos DULCE, MIEL, CONFITE, BOMBÓN y CHOCOLATE). En otros casos, al ser muchos los sinónimos detectados hay que proceder a descartar los vacuos, carentes de riesgo, lo que requiere malgastar mucho tiempo.

Las posibles traducciones totales o parciales a otros idiomas, sobre todo al inglés, se enfrentan al mismo problema, hay que descartar las opciones vacuas y no se dejan detectar las parciales por no estar presentes en diccionarios. Por consiguiente, la búsqueda informática de la OEPM es claramente insuficiente para satisfacer las necesidades del propietario de una marca registrada siendo por ello éste el único que debe realizar la vigilancia de su propia marca por sí mismo.

Frente a esta vigilancia convencional, que compara las características particulares de la marca vigilada desde lo general (fonética, diccionarios, descarte de comparaciones vacuas), y que como hemos visto es claramente insuficiente, está la vigilancia específica © cuyos derechos de autor explota en la actualidad en exclusiva Heda, que parte de un plan previamente pronosticado a medida y contrastado por las partes, el vigilante, que es Heda y el vigilado que es el propietario que contrata la vigilancia específica © de su marca con Heda. Y no puede ser vigilante, como pretende serlo la OEPM con su búsqueda informática convencional francamente insuficiente, quien no puede denegar una marca que entrañe un riesgo de confusión en relación con una marca anterior si ésta no interpone oposición, a pesar de ser el riesgo de confusión una prohibición relativa al registro de una marca posterior. En resumen, que debe ser el vigilante quien asuma el riesgo de confusión tanto en la solicitud, proponiendo oposición a que se conceda ninguna solicitud de marca parecida a la vigilada, como en la vigilancia específica © cuyo seguro contra el riesgo de confusión podrá contratar con el propietario de la marca vigilada y asegurar en su caso con una compañía de seguros.

La propia OEPM advierte en su Manual Informativo para los Solicitantes de Marcas publicado por su Servicio de Información, diciembre de 2021 en su portal web, dirigiéndose a los propietarios de marcas, de lo siguiente:

“Si Vd. tiene solicitada o registrada en la OEPM una marca o un nombre comercial debe tener en cuenta que este Organismo le comunicará, a efectos meramente informativos, la publicación de toda solicitud de registro de marca o nombre comercial posterior que pudiera afectar a sus derechos, que hubiera sido detectada como consecuencia de una búsqueda informática realizada de acuerdo con las disponibilidades técnicas y materiales de la OEPM, a los efectos de que, si se considera realmente afectado, pueda formular oposición contra el registro de la nueva solicitud”. 

Es decir, que la OEPM hace lo que puede con las disponibilidades técnicas y materiales de que dispone, que no se le pida más de lo que puede dar, por lo que comunica a efectos meramente informativos, no vinculantes sino sin responsabilidad alguna“ toda solicitud de registro de marca o nombre comercial que pudiera afectar a sus derechos”, usando ampulosamente la expresión “toda solicitud” en lugar de aquéllas solicitudes que la OEPM hubiera detectado con una búsqueda informática de acuerdo con sus medios. Es decir, después de haber hecho lo que buenamente hubiera podido.

Y más adelante advierte “Si Vd. no formula oposición, la OEPM no podrá (por disponerlo así la vigente Ley de Marcas) denegar de oficio la nueva solicitud presentada en base a la preexistencia de su derecho anterior”. Es así como lo dispone la vigente Ley de Marcas porque ningún Organismo oficial puede arrogarse la defensa de un bien privado como es la marca. Y por este mismo motivo creemos que la OEPM debería abstenerse de ofrecer la solicitud de marca como lo hace, reemplazando el papel responsable, comprometido de la iniciativa privada, quien sí es competente para formular oposición y a quien se le podrán pedir responsabilidades por una en su caso deficiente actuación. Porque ¿De qué sirve confiar la solicitud de una marca a la OEPM si no es posible reclamar responsabilidades por una actuación que perjudicara los intereses del solicitante?

Y termina explicando la OEPM que “Este aviso está concebido por la Ley con la única finalidad de ayudar a los interesados en la localización de nuevas solicitudes presuntamente incompatibles con derechos anteriores solicitados o registrados. La existencia de este aviso no constituye un presupuesto previo que condicione la formulación de oposiciones por los interesados, ni su inexistencia les exime del deber de vigilancia que por sí mismos tengan que desarrollar para la defensa de sus derechos.”

Es decir, la propia OEPM reconoce que es un deber de los propietarios de marcas registradas desarrollar la vigilancia por sí mismos, lo que equivale a reconocer que la vigilancia o “búsqueda informática” que realiza la OEPM a efectos meramente informativos y con los medios de que dispone no es segura y que, por consiguiente, no renuncien a realizarla por sí mismos. Y con respecto a “ayudar a los interesados” creemos que no es ayuda lo que éstos precisan, sino cumplida solución al riesgo de confusión de su marca registrada.

La vigilancia específica © de Heda confecciona a medida, y con el visto bueno del titular, para cada marca vigilada, un listado previo que comprende todos los aspectos fonéticos, coyunturales (género, número gramatical, conjugación, unión o separación en parte o en todo), sinonímicos y de traducción a idiomas comerciales que con un criterio preventivo puedan confluir en la comparación de la marca vigilada con toda solicitud de marca posteriormente publicada. Al ser las marcas creaciones imaginativas este listado previo requiere una atención específica y en su caso la bienhallada cooperación del propietario de la marca vigilada que es a quien más afecta. Todo ello no excluye que Heda se asista para realizar este listado previo de algoritmos conocidos como el phonetic o el synonym matching o la translate machine en los casos en que la composición imaginativa de la marca lo permita.

Si Vd. quiere conocer prácticamente de antemano el plan para la vigilancia específica © de su propia marca, pida confidencialmente una simulación que le servirá no sólo para conocerlo, sino también para proponer que se agreguen al mismo sus propias sugerencias.

Una vez consensuado este listado previo se puede encargar su contratación para que Heda realice el cruce informático diario que detecte todos los posibles riesgos de confusión con posibles marcas posteriores.

Este cruce informático lo practica Heda con todas las solicitudes de registro que se publican en los boletines de marcas de la OEPM y de la EUIPO y en la gaceta de marcas internacionales de la WIPO, con el fin de detectar todas las similitudes que coincidan (matching) con el mencionado listado previo.

En caso de hallar alguna similitud lo advierte al titular de la marca vigilada, poniendo también a su disposición los aspectos gráficos, de color y de grafía, así como los productos o servicios en caso de marca no notoria y proponiendo motivadamente que evalúe si debe oponerse a su registro por riesgo de confusión. Y puesto que la marca registrada es un bien de naturaleza privada, compete exclusivamente a su titular ejercer el derecho a la oposición relativo a una marca parecida posterior. Que nadie piense que el Estado va a denegar el registro si no media oposición ni siquiera en el caso en que la marca posterior sea idéntica a la anterior.

Las grandes marcas, celosas a la hora de preservar su buena imagen saturada de publicidad, velan por que nadie confunda la procedencia de sus productos. Para ello cruzan informáticamente todos los aspectos comparativos posibles con toda solicitud de marca posterior, y se oponen al registro de cualquier signo que pueda inducir a confusión. Al ser fuerte la capacidad distintiva de estas marcas por su notoriedad, tienen en cuenta no solo la comparación de sus denominaciones sino también el aspecto gráfico, los colores corporativos, la grafía, etc. Es lo que hace Heda, pero a nivel corporativo: Cruza informáticamente a diario todas las opciones comparativas posibles con las solicitudes de registro que se publican en los boletines de marcas y al igual que la gran marca detecta todos los riesgos de confusión posibles. Y cuando encuentra una marca que puede inducir a confusión compara también los aspectos gráficos, de color y de grafía, así como los productos o servicios designados según su notoriedad para el mejor análisis del riesgo de confusión.

Heda explota en exclusiva este plan específico de vigilancia de marcas © amparado por derechos de autor. Si desea conocer mejor sus características diferenciales visite nuestra web www.brandwatching.es

Para obtener la simulación de la vigilancia específica © de su marca solicítenosla sin compromiso a info@hedapatentes.com y la recibirá en breve sin coste alguno en su correo electrónico.

El precio del servicio de la vigilancia específica © de Heda es de 120 euros en un único pago para la elaboración del listado previo y 24 euros anuales a partir del segundo aniversario, mientras no se dé de baja. Para suscribirse solicítenos la hoja de encargo que le remitiremos por correo electrónico o bien puede descargarla usted mismo desde la pestaña SIMULACIÓN de nuestra web www.brandwatching.es Si contrata la vigilancia específica © de su marca podrá insertarla sin coste alguno en la pestaña de MARCAS VIGILADAS de nuestra web, por orden alfabético, junto con un eslogan publicitario y enlace de acceso a su propia página web.

+INFO: 

ALVARO HERRERA DÁVILA

Agente Oficial de la Propiedad Industrial
Heda Patentes y Marcas, S.L.
Silva, 2 – 1º 1
28013 MADRID
aherrera@hedapatentes.com

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